Partie 3 de l'entretien avec David Wanetick : l'importance de la valorisation de la propriété intellectuelle dans la tarification des opérations de fusion-acquisition

Dans ce dernier volet, Jeff Schmidt a eu l'occasion d'interviewer David Wanetick sur l'importance de la valorisation de la propriété intellectuelle dans la tarification des opérations de fusion-acquisition. La valorisation des brevets étant un sujet particulièrement complexe, nous avons divisé notre entretien en plusieurs articles.

Valeur mondiale contre coût

David

Déposer des brevets en dehors des États-Unis coûte cher également. Il existe, vous savez, certaines méthodes que vous pouvez utiliser et qui sont plus pratiques. Il y a ce qu'on appelle le Traité de coopération en matière de brevets, le PCT. Vous pouvez donc déposer un brevet et, par exemple, cela vous donnera la possibilité de déposer des brevets dans un grand nombre de pays européens. Ainsi, vous pouvez obtenir le brevet, le faire délivrer, puis vous disposez d'un an pour décider dans quels pays européens vous souhaitez le déposer. Vous pouvez donc gagner du temps, vous pouvez réaliser certaines économies. Si vous passez par la procédure du Traité de coopération en matière de brevets, vous savez, une partie de cela sera dictée par le budget dont vous disposez.  Une partie sera dictée par le marché. Vous savez, mon produit est-il pertinent dans chaque pays du monde ? Probablement pas.

Il y a probablement beaucoup de pays où il n'est pas pertinent. Dans certaines régions du monde, les brevets ne sont pas du tout respectés. Je ne vois pas la logique d'obtenir un brevet dans, par exemple, la plupart des pays africains, ou dans certains des plus petits pays d'Amérique du Sud, vous savez, cela n'a tout simplement pas de sens de payer pour obtenir un bout de papier qui ne sera pas appliqué. En cas de contrefaçon, vous devez aussi vous demander où il est probable qu'un concurrent vienne me concurrencer. Donc, si vous fabriquez des automobiles, vous savez, il est probablement peu probable qu'une entreprise automobile voie le jour en Lituanie, au Liechtenstein ou au Pérou, vous savez, un très petit marché. Donc, il est tout simplement peu probable que quelqu'un produise quelque chose qui me concurrence sur certains marchés. Par conséquent, je préserverai mon budget et n'investirai pas dans des brevets dans ces pays.

Demander des brevets

Jeff

Le fait d'avoir déposé une demande de brevet, disons dans l'UE, mais qu'il n'ait pas encore été délivré, qu'il soit en cours de traitement. Cela vous offre-t-il une quelconque protection ?

David

Je ne connais pas toutes les règles dans l'UE, mais aux États-Unis, vous pouvez concéder une licence ou vendre n'importe quoi. Vous pouvez même vendre une demande de brevet provisoire. Une demande de brevet provisoire peut donc n'être qu'un simple jalon. Ainsi, si vous avez une idée aujourd'hui et que vous ne pensez pas que quelqu'un d'autre ait eu cette idée ou publié un brevet similaire, vous pouvez, vous savez, théoriquement, simplement écrire quelques notes sur un bout de papier et l'envoyer à l'office des brevets. Et ce sera une demande de brevet provisoire. Vous avez un an pour déposer une demande de brevet non provisoire, et c'est celle-là qui est examinée. Vous pouvez donc même vendre cette demande provisoire initiale, pour laquelle, vous savez, peut-être que personne ne paiera, mais vous pourriez la vendre. Vous pourriez vendre ou concéder une licence sur une demande de brevet non provisoire, une demande publiée.

Ainsi, si, il y a plusieurs années, je passais par la procédure d'examen du brevet et que, 18 mois après le début de celle-ci, ma demande de brevet a été publiée. Si quelqu'un commençait à commettre une contrefaçon, je pourrais alors réclamer des dommages-intérêts à compter du moment où le brevet a été publié, même s'il n'avait pas été délivré, il avait simplement été publié, mais il n'avait pas, n'avait pas été accordé. Je pourrais percevoir des dommages-intérêts à compter de la publication si la demande est effectivement délivrée, et si les revendications sont substantiellement identiques entre la demande publiée et le brevet délivré. Et si le contrefacteur a été informé que, ou s'il avait connaissance de ma demande, alors je pourrais commencer à percevoir des dommages-intérêts à compter du moment où la demande de brevet a été publiée. Et c'est important, car cela représente plus d'argent pour la durée pendant laquelle la contrefaçon a eu lieu. Et cela pourrait aussi générer des intérêts en plus des dommages-intérêts raisonnables au titre de la redevance, et les dommages-intérêts au titre des intérêts pourraient être significatifs, car à mesure que les taux d'intérêt augmentent, les intérêts antérieurs au jugement sont fixés par le juge. Cela peut être arbitraire. Le juge peut se montrer très agressif avec le mécanisme de capitalisation et le taux d'intérêt. Donc, cela, cela pourrait ajouter un peu plus d'argent à mes dommages-intérêts.

Étude de cas

Nous avons un client avec lequel nous travaillons actuellement et qui détient des brevets aux États-Unis ainsi que des demandes de brevet déposées dans l'UE. Ils opèrent dans le secteur de l'emballage et possèdent un concept ou un produit innovant et brevetable visant à améliorer la durabilité et à réduire les coûts d'expédition dans l'emballage en carton ondulé. Ils craignaient au départ d'approcher des acheteurs potentiels en Europe plutôt qu'aux États-Unis, car ils avaient déposé une demande mais ne l'avaient pas encore reçue

Examinateurs de brevets aux États-Unis contre dans l'UE

David

Être examinateur relève davantage d'une véritable profession en Europe ; aux États-Unis, beaucoup d'examinateurs utilisent leur mandat d'examinateur de brevets comme un tremplin pour obtenir un poste dans un grand cabinet d'avocats. Le mandat qu'ils exercent aux États-Unis est plus court ; en Europe, cela peut être toute une carrière. Vous avez donc des personnes plus aguerries dans la réalisation de recherches d'antériorité. Les recherches d'antériorité signifient que le travail de l'examinateur consiste à s'assurer que personne d'autre n'a eu l'idée auparavant, de sorte qu'ils doivent effectuer de nombreuses recherches pour s'assurer que vous êtes le premier à avoir l'invention.

Il existe de nombreux cabinets que l'on peut engager pour réaliser des recherches très sophistiquées, par conséquent il est peut-être moins probable que les examinateurs européens trouvent une antériorité préjudiciable, et donc la probabilité d'obtenir leurs brevets européens peut être, peut être très élevée. Il ne s'agit donc peut-être que d'une question de temps avant que leurs demandes de brevet soient délivrées. Dans certains cas, ce pourrait être un avantage qu'il y ait un certain délai s'ils commencent à constater que le marché évolue ou que le nouvel élément en vogue sur un appareil est un peu différent. Ils pourraient alors encore modifier légèrement les revendications. Ils pourraient adapter un peu les revendications au domaine en vogue.

Valoriser les brevets

Jeff

Il y a cent ans, si un client possède un portefeuille de brevets qu'il souhaite vendre, comment abordez-vous la valorisation de ces brevets ? Quel est le calcul utilisé, quelles recherches sont effectuées ? Quel est le calcul utilisé pour attribuer une valeur à ces brevets ?

David

Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre en seulement quelques minutes. Je donne un cours qui dure deux jours et demi, et même cela ne suffit pas. Nous pouvons envoyer des rapports génériques à certains clients et clients potentiels s'ils le souhaitent, mais essentiellement, il faut, vous disposez généralement d'une certaine analyse du secteur, donc nous obtenons un certain contexte : que ce brevet est-il censé faire dans le secteur, quels sont les moteurs de croissance du secteur ? Quels sont les obstacles à la croissance du secteur ? Comment les réglementations ou la démographie vont-elles affecter ce secteur ? Pourquoi mon invention au sein du secteur sera-t-elle nécessaire ? Va-t-elle générer une demande accrue ?

Va-t-elle réduire les coûts ? Va-t-elle aider les entreprises à se mettre en conformité réglementaire ? Vous savez, quelle est la raison pour laquelle les gens auront besoin de mes inventions brevetées ? Il y a beaucoup d'excellentes inventions qui n'ont en réalité aucune application. Il existe de nombreuses façons différentes d'appliquer la méthode du marché, par exemple. Donc, bien sûr, si vous avez connaissance d'autres ventes de brevets similaires, de tout accord de licence similaire, c'est formidable. Vous pouvez examiner des éléments tels que les clauses de dommages-intérêts forfaitaires dans les accords de confidentialité, vous savez, ainsi le montant des dommages-intérêts forfaitaires est censé refléter la valeur exposée au risque. Il y a tous les éléments propres aux brevets dont nous avons parlé et que j'ai mentionnés plus tôt. Mais ensuite, vous savez, il y a toujours un risque que le brevet soit invalidé, simplement parce que votre brevet a été délivré, même s'il a fait l'objet d'un processus d'examen rigoureux, même s'il s'agissait d'un processus de cinq, six ou sept ans, ce n'est pas une garantie que le brevet ne sera pas invalidé.

Jeff

Eh bien, David, cet entretien a été très vaste et très instructif. Vous avez manifestement une immense expertise dans ce domaine, qui revêt une importance croissante à mesure que l'économie mondiale s'oriente de plus en plus vers la propriété intellectuelle. Et donc, nous vous remercions aujourd'hui d'avoir partagé avec nous certains de vos points de vue et de votre expérience, et nous espérons avoir l'occasion de travailler avec vous et nos clients à l'avenir.

David

Eh bien, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail sur les brevets, et je me réjouis également de travailler avec vous. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'entretenir avec vous.