Partie 2 de l'entretien avec David Wanetick : l'importance de l'évaluation de la propriété intellectuelle dans la fixation du prix des transactions de fusions-acquisitions

Jeff Schmidt a eu l'opportunité d'interviewer David Wanetick sur l'importance de l'évaluation de la propriété intellectuelle dans la fixation du prix des transactions de fusions-acquisitions (M&A). L'évaluation des brevets est un sujet particulièrement complexe ; c'est pourquoi nous avons divisé notre entretien en plusieurs articles.

Jeff

David, parfois, certainement dans les milieux universitaires, les gens disent que les citations de brevets sont plus importantes que les brevets eux-mêmes. Qu'est-ce qu'une citation de brevet et quelle en est l'importance en matière d'évaluation ?

David :

Il faut avoir un brevet pour qu'il ait une certaine valeur. Une citation de brevet peut donc être soit rétrospective, ce que l'on appelle une citation en arrière, soit une citation en avant. Disons que je suis en train de rédiger ma demande de brevet. Maintenant, je suis en train de déposer ma demande de brevet et je dois divulguer l'art antérieur. Je dois divulguer les inventions similaires que je connais, et je peux donc faire mes recherches et me dire qu'il y a cinq ans, un brevet a été délivré à Jeff. Et ce n'est pas exactement la même chose que ce que je fais, mais c'est similaire. Je vais donc le divulguer. Pour moi, ce serait une citation en arrière, car je regarde des années en arrière et j'ai trouvé votre brevet — ou il n'est pas nécessaire que ce soit un brevet. Cela peut être un article scientifique qui a été rédigé.

Ainsi, dans mon brevet, sur la page de garde du brevet, sur les premières pages du brevet, je citerais votre brevet parce qu'il était rétrospectif et qu'il était pertinent pour mon invention. Disons que quelques années plus tard, mon brevet est délivré et que Brian s'apprête à publier un brevet dans le même domaine. Il citerait mon brevet si mon brevet est pertinent. Pour moi, ce serait alors une citation en avant. C'est agréable de pouvoir dire que j'ai publié mon brevet l'année dernière et que j'ai déjà reçu 10 citations en avant. Disons que différentes grandes entreprises, lorsqu'elles déposaient leurs brevets, ont cité mes brevets. Qu'est-ce que cela m'indique ? Pourquoi cela pourrait-il être précieux ? Cela pourrait être précieux parce que, généralement, les citations de brevets sont positives.

Donc, généralement, elles ne disent pas que mon brevet est bien meilleur et que celui de David était médiocre pour telle ou telle raison ; en général, elles sont positives. Je peux m'adresser à la communauté des investisseurs et dire : j'ai reçu 10 citations de très bonnes entreprises, de très grandes entreprises, il doit donc y avoir du mérite dans ce que je fais. Il doit y avoir du mérite dans la technologie que je poursuis. Cela pourrait être une chose réelle, car 10 grandes entreprises citent mes travaux et elles respectent mon brevet en particulier puisqu'elles le citent. Cela pourrait aussi signifier qu'elles sont peut-être en train de commettre une contrefaçon. Elles sont peut-être déjà actives dans mon domaine. Et si je veux essayer de déterminer qui pourrait commettre une contrefaçon, je devrais d'abord examiner ces 10 entreprises. Donc, en général, c'est un développement flatteur lorsqu'une entreprise reçoit des citations en avant.

Pas toujours, cependant : si les citations proviennent de certains universitaires, de certains doctorants, c'est agréable qu'ils s'appuient sur mon brevet, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas le poids nécessaire pour prendre une licence et ils ne commettent pas de contrefaçon, ce ne sont que des universitaires. Ils ne produisent rien. C'est donc moins utile. Il peut y avoir des auto-citations. Je peux citer mon propre brevet. Si je publie un brevet l'année prochaine, le brevet plus récent peut citer le brevet plus ancien. Et pour le brevet plus ancien, il s'agit d'une citation en avant. Donc, celles-ci ne sont pas toujours aussi prometteuses, bien que dans certains cas, si vous êtes le leader du marché, il est compréhensible que vous citiez vos propres travaux parce que vous êtes le meilleur dans le domaine.

Jeff

Les brevets sont enregistrés auprès des gouvernements, c'est exact ?

David

Oui.

Jeff

Donc, si l'on possédait un brevet et que l'on était une entreprise domiciliée aux États-Unis, on l'enregistrerait auprès de l'organe législatif ou de gouvernance compétent aux États-Unis. Mais cela ne signifie pas que votre brevet sera protégé sur d'autres marchés géographiques. Je suppose que l'UE possède son propre régime de brevets distinct, et certainement des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres en auraient également un.

Que se passe-t-il si une entreprise possède un brevet, qu'elle pense qu'il a de la valeur ? Que devrait-elle faire en matière d'enregistrements pour se donner la possibilité de tirer la plus grande valeur de ce brevet ?

David

Bon, bien sûr, vous n'obtenez pas toujours un brevet. Vous pouvez déposer une demande de brevet. Vous déposez une demande de brevet, vous devez d'abord avoir l'idée, le concept. Vous devez rédiger le brevet, pour quoi vous devez vous adresser à un avocat spécialisé en brevets. C'est très, très technique et il s'agit d'une sorte de langage étrange utilisé en anglais pour rédiger le brevet. Ce n'est pas si simple. Et chaque mot compte. Il y a eu des litiges portant sur des mots tels que « when » (quand). « When » signifie-t-il le premier instant où une interaction a lieu ? Ou signifie-t-il aussi longtemps que cette interaction a lieu ? Chaque mot compte dans le brevet. Vous devez donc travailler avec un avocat pour rédiger le brevet.

Vous devez déposer le brevet aux États-Unis. Vous le déposez auprès du United States Patent and Trademark Office. Et 18 mois plus tard, la demande sera publiée. Les gens peuvent aller sur Google Patents ou différentes sources et lire la demande de brevet. Et puis il y a davantage de ce que l'on appelle la procédure d'examen (« prosecution »), qui est le processus de révision pouvant prendre deux ou trois ans. Donc, votre brevet n'est pas délivré immédiatement et il se peut que l'examinateur ne le délivre pas. Il peut y avoir des échanges, des révisions, des rejets et des réfutations, et vous devrez peut-être obtenir moins que ce que vous aviez demandé. Vous devrez peut-être réduire les revendications que vous recherchez, mais vous suivez le processus et vous obtenez un brevet américain délivré. Oui, c'est vrai, le brevet ne couvre que votre activité aux États-Unis.

Rejoignez-nous dans un autre article de blog où nous présenterons à nos lecteurs davantage d'informations sur les brevets et les acquisitions impliquant la propriété intellectuelle.

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