Parte 3 dell'intervista a David Wanetick: l'importanza della valutazione della proprietà intellettuale nella determinazione del prezzo delle operazioni di M&A

In quest'ultima puntata, Jeff Schmidt ha avuto l'opportunità di intervistare David Wanetick sull'importanza della valutazione della proprietà intellettuale nella determinazione del prezzo delle operazioni di M&A. La valutazione dei brevetti è un argomento particolarmente complesso, perciò abbiamo suddiviso la nostra intervista in più articoli.

Valore mondiale contro costo

David

Depositare brevetti al di fuori degli Stati Uniti è costoso anch'esso. Esistono, sa, alcuni metodi che si possono utilizzare e che sono più pratici. C'è una cosa chiamata Trattato di cooperazione in materia di brevetti, il PCT. Quindi può depositare un brevetto e, per esempio, questo le darà l'opportunità di depositare brevetti in molti Paesi europei. Così può ottenere il brevetto, farlo rilasciare, e poi ha un anno di tempo per decidere in quali Paesi europei desidera depositarlo. Quindi può guadagnare un po' di tempo, può ottenere alcune efficienze. Se si segue la procedura del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, sa, in parte sarà dettata dal budget di cui dispone.  In parte sarà dettata dal mercato. Sa, il mio prodotto è rilevante in ogni Paese del mondo? Probabilmente no.

Probabilmente ci sono molti Paesi in cui non è rilevante. In alcune parti del mondo, i brevetti non vengono affatto fatti rispettare. Non vedo la logica di ottenere un brevetto, per esempio, nella maggior parte dei Paesi africani, o in alcuni dei Paesi più piccoli del Sud America, sa, semplicemente non ha senso pagare denaro per ottenere un pezzo di carta che non verrà fatto valere. In caso di contraffazione, deve anche considerare dove è probabile che un concorrente venga a farmi concorrenza. Quindi, se produce automobili, sa, probabilmente è poco probabile che sorga un'azienda automobilistica in Lituania, in Liechtenstein o in Perù, sa, un mercato molto piccolo. Quindi è semplicemente poco probabile che qualcuno produca qualcosa che mi faccia concorrenza in determinati mercati. Pertanto, preserverò il mio budget e non investirò in brevetti in quei Paesi.

Richiedere i brevetti

Jeff

Il fatto di aver presentato una domanda di brevetto, diciamo, nell'UE, ma che non sia ancora stato rilasciato, che sia in corso di esame. Le offre una qualche forma di protezione?

David

Non conosco tutte le regole nell'UE, ma negli Stati Uniti funziona così: può concedere in licenza o vendere qualsiasi cosa. Può vendere persino una domanda di brevetto provvisoria. Quindi una domanda di brevetto provvisoria può essere semplicemente un segnaposto. Così, se oggi ha un'idea e non pensa che qualcun altro abbia avuto questa idea o pubblicato un brevetto simile, può, sa, teoricamente scrivere semplicemente alcune note su un pezzo di carta e inviarlo all'ufficio brevetti. E quella sarà una domanda di brevetto provvisoria. Ha un anno di tempo per presentare una domanda di brevetto non provvisoria, ed è quella che viene esaminata. Quindi può addirittura vendere quella domanda provvisoria iniziale, per la quale, sa, forse nessuno pagherà, ma potrebbe venderla. Potrebbe vendere o concedere in licenza una domanda di brevetto non provvisoria, una domanda pubblicata.

Quindi, se diversi anni fa stavo seguendo la procedura di esame del brevetto e, 18 mesi dopo l'inizio, la mia domanda di brevetto è stata pubblicata. Se qualcuno avesse iniziato a commettere contraffazione, potrei allora richiedere il risarcimento dei danni a partire dal momento in cui il brevetto è stato pubblicato, anche se non era stato rilasciato, era stato soltanto pubblicato, ma non era, non era stato concesso. Potrei ricevere il risarcimento dei danni a partire dalla pubblicazione se la domanda viene effettivamente rilasciata, e se le rivendicazioni sono sostanzialmente identiche tra la domanda pubblicata e il brevetto rilasciato. E se il contraffattore è stato messo al corrente del fatto che, o se era a conoscenza della mia domanda, allora potrei iniziare a ricevere il risarcimento dei danni a partire dall'inizio del periodo in cui la domanda di brevetto è stata pubblicata. E questo è importante, perché significa più denaro per il maggior tempo in cui la contraffazione ha avuto luogo. E potrebbe anche generare interessi oltre al risarcimento ragionevole a titolo di royalty, e gli interessi sul risarcimento potrebbero essere significativi, poiché, con l'aumento dei tassi di interesse, gli interessi precedenti alla sentenza vengono fissati dal giudice. Può essere arbitrario. Il giudice può essere molto aggressivo con il meccanismo di capitalizzazione e con il tasso di interesse. Quindi questo, questo potrebbe aggiungere ancora un po' di denaro al mio risarcimento.

Caso di studio

Abbiamo un cliente con cui stiamo lavorando attualmente, che detiene brevetti negli Stati Uniti e domande di brevetto presentate nell'UE. Operano nel settore degli imballaggi e dispongono di un concetto o prodotto innovativo e brevettabile per migliorare la sostenibilità e ridurre i costi di spedizione negli imballaggi in cartone ondulato. All'inizio erano preoccupati di rivolgersi a potenziali acquirenti in Europa anziché negli Stati Uniti, perché avevano presentato la domanda ma non l'avevano ancora ricevuta

Esaminatori di brevetti negli Stati Uniti contro nell'UE

David

Essere esaminatore è più una professione in Europa; negli Stati Uniti, molti esaminatori utilizzano il loro incarico di esaminatore di brevetti come trampolino di lancio per ottenere un posto in un grande studio legale. L'incarico che svolgono negli Stati Uniti è più breve; in Europa, può essere un'intera carriera. Quindi ci sono persone più esperte nello svolgimento delle ricerche di anteriorità. Le ricerche di anteriorità significano che il compito dell'esaminatore è assicurarsi che nessun altro abbia avuto l'idea prima, perciò devono effettuare molte ricerche per accertarsi che lei sia il primo ad avere l'invenzione.

Ci sono molti studi che possono essere incaricati di svolgere ricerche molto sofisticate, pertanto può darsi che sia meno probabile che gli esaminatori europei trovino anteriorità pregiudizievoli e, di conseguenza, la probabilità di ottenere i loro brevetti europei può essere, può essere molto elevata. Quindi potrebbe essere solo una questione di tempo prima che le loro domande di brevetto vengano rilasciate. In alcuni casi, potrebbe essere un vantaggio che ci sia un certo ritardo, se iniziano a notare che il mercato sta cambiando o che il nuovo elemento di tendenza su un dispositivo è un po' diverso. A quel punto potrebbero ancora modificare leggermente le rivendicazioni. Potrebbero adattare un po' le rivendicazioni all'area di tendenza.

Valutare i brevetti

Jeff

Cent'anni fa, se un cliente possiede un portafoglio di brevetti che desidera vendere, come affronta la valutazione di tali brevetti? Qual è il calcolo che viene utilizzato, quali ricerche vengono svolte? Qual è il calcolo utilizzato per attribuire un valore a tali brevetti?

David

Non è una cosa a cui si possa rispondere in appena un paio di minuti. Tengo un corso che dura due giorni e mezzo, e perfino quello non basta. Possiamo inviare rapporti generici ad alcuni clienti e potenziali clienti se lo desiderano, ma fondamentalmente bisogna, di solito si dispone di una certa analisi del settore, quindi otteniamo un certo contesto: che cosa dovrebbe fare questo brevetto nel settore, quali sono i motori di crescita del settore? Quali sono gli ostacoli alla crescita del settore? In che modo le normative o la demografia influiranno su quel settore? Perché la mia invenzione all'interno del settore sarà necessaria? Genererà una maggiore domanda?

Ridurrà i costi? Aiuterà le aziende a conformarsi alle normative? Sa, qual è il motivo per cui le persone avranno bisogno delle mie invenzioni brevettate? Ci sono molte ottime invenzioni che non hanno in realtà alcuna applicazione. Esistono molti modi diversi di applicare il metodo di mercato, per esempio. Quindi, naturalmente, se è a conoscenza di altre vendite di brevetti simili, di eventuali accordi di licenza simili, è fantastico. Può esaminare elementi come le clausole di penale negli accordi di riservatezza, sa, così l'importo della penale dovrebbe riflettere il valore a rischio. Ci sono tutti gli aspetti specifici dei brevetti di cui abbiamo parlato e che ho menzionato in precedenza. Ma poi, sa, c'è sempre il rischio che il brevetto venga invalidato, semplicemente perché il suo brevetto è stato rilasciato; anche se è stato sottoposto a un rigoroso processo di esame, anche se è stato un processo di cinque, sei o sette anni, non è una garanzia che il brevetto non verrà invalidato.

Jeff

Bene, David, questa è stata un'intervista molto ampia e ricca di spunti. Lei ha evidentemente una straordinaria competenza in questo ambito, che riveste un'importanza sempre maggiore man mano che l'economia mondiale si orienta sempre più verso la proprietà intellettuale. E quindi la ringraziamo oggi per aver condiviso con noi alcune delle sue riflessioni e della sua esperienza, e speriamo di avere l'occasione di collaborare con lei e con i nostri clienti in futuro.

David

Bene, la ringrazio molto per l'interesse dimostrato verso il mio lavoro sui brevetti e attendo con piacere di collaborare anche con voi. Grazie per l'opportunità di essere intervistato.