Parte 2 dell'intervista a David Wanetick: l'importanza della valutazione della proprietà intellettuale nella determinazione del prezzo delle operazioni di fusione e acquisizione

Jeff Schmidt ha avuto l'opportunità di intervistare David Wanetick sull'importanza della valutazione della proprietà intellettuale nella determinazione del prezzo delle operazioni di fusione e acquisizione (M&A). La valutazione dei brevetti è un argomento particolarmente complesso, perciò abbiamo suddiviso la nostra intervista in diversi articoli.

Jeff

David, a volte, certamente negli ambienti accademici, le persone dicono che le citazioni dei brevetti sono più importanti dei brevetti stessi. Che cos'è una citazione di brevetto e qual è la sua importanza in termini di valutazione?

David:

Bisogna avere un brevetto perché abbia un certo valore. Una citazione di brevetto può quindi essere retrospettiva, può essere una citazione all'indietro, oppure può essere una citazione in avanti. Diciamo che sto redigendo la mia domanda di brevetto. Ora, sto presentando la mia domanda di brevetto e devo divulgare lo stato dell'arte anteriore. Devo divulgare le invenzioni simili di cui sono a conoscenza e quindi posso fare le mie ricerche e potrei dire che cinque anni fa a Jeff è stato concesso un brevetto. E non è esattamente la stessa cosa che sto facendo io, ma è simile. E quindi lo divulgherò. Per me, questa sarebbe una citazione all'indietro, perché guardo indietro negli anni e ho trovato il suo brevetto, oppure non deve essere necessariamente un brevetto. Può essere un articolo accademico che è stato scritto.

Quindi, nel mio brevetto, sul frontespizio del brevetto, sulle prime pagine del brevetto, citerei il suo brevetto perché era retrospettivo ed era rilevante per la mia invenzione. Diciamo che qualche anno dopo il mio brevetto viene concesso e Brian sta per pubblicare un brevetto nello stesso ambito. Citerebbe il mio brevetto se il mio brevetto è rilevante. Ora, per me, questa sarebbe una citazione in avanti. È bello poter dire che ho pubblicato il mio brevetto l'anno scorso e ho già ricevuto 10 citazioni in avanti. Diciamo che diverse grandi aziende, quando hanno presentato i loro brevetti, hanno citato i miei brevetti. Cosa mi dice questo? Perché potrebbe essere prezioso? Potrebbe essere prezioso perché, di solito, le citazioni dei brevetti sono positive.

Quindi, di solito, non dicono che il mio brevetto è molto migliore e che quello di David era scadente per questo motivo; di solito sono positive. Posso rivolgermi alla comunità degli investitori e dire: ho ricevuto 10 citazioni da aziende molto valide, aziende molto grandi, quindi ci deve essere del merito in ciò che sto facendo. Ci deve essere del merito nella tecnologia che sto perseguendo. Potrebbe essere una cosa reale, perché 10 grandi aziende stanno citando il mio lavoro e rispettano il mio brevetto in particolare poiché lo citano. Potrebbe anche significare che potrebbero star commettendo una violazione. Potrebbero essere già attive nel mio ambito. E se voglio cercare di determinare chi potrebbe star commettendo una violazione, dovrei esaminare prima quelle 10 aziende. Quindi, di solito, è uno sviluppo lusinghiero quando un'azienda riceve citazioni in avanti.

Non sempre, però: se le citazioni provengono da alcuni accademici, da alcuni studenti di dottorato, è bello che si appoggino al mio brevetto, ma non hanno denaro. Non hanno la forza necessaria per acquisire una licenza e non stanno commettendo violazioni, sono solo accademici. Non stanno producendo nulla. Quindi questo è meno utile. Possono esserci autocitazioni. Posso citare il mio stesso brevetto. Se pubblico un brevetto il prossimo anno, il brevetto più recente può citare il brevetto più vecchio. E per il brevetto più vecchio, si tratta di una citazione in avanti. Quindi queste non sono sempre altrettanto promettenti, anche se in alcuni casi, se si è leader di mercato, è comprensibile che si citi il proprio lavoro perché si è i migliori del settore.

Jeff

I brevetti vengono registrati presso i governi, è corretto?

David

Sì.

Jeff

Quindi, se si possedesse un brevetto e si fosse un'azienda con domicilio negli Stati Uniti, lo si registrerebbe presso l'organo legislativo o di governo competente negli Stati Uniti. Ma questo non significa che il vostro brevetto sarà protetto in altri mercati geografici. Presumo che l'UE abbia un proprio regime brevettuale separato e, certamente, anche paesi come la Cina, l'India e altri ne avrebbero uno.

Cosa succede se un'azienda possiede un brevetto, ritiene che abbia valore, cosa dovrebbe fare in termini di registrazioni per darsi l'opportunità di ottenere il massimo valore da quel brevetto?

David

Bene, naturalmente non si ottiene sempre un brevetto. È possibile presentare una domanda di brevetto. Si presenta una domanda di brevetto, bisogna prima avere l'idea, il concetto. Bisogna redigere il brevetto, per il quale ci si deve rivolgere a un avvocato specializzato in brevetti. È molto, molto tecnico e si tratta di una sorta di linguaggio strano utilizzato in inglese per redigere il brevetto. Non è così semplice. E ogni parola conta. Ci sono state cause legali riguardanti parole come la parola «when» (quando). «When» significa il primo istante in cui ha luogo un'interazione? Oppure significa per tutto il tempo in cui tale interazione ha luogo? Ogni parola conta nel brevetto. Quindi bisogna lavorare con un avvocato per redigere il brevetto.

Bisogna depositare il brevetto negli Stati Uniti. Lo si deposita presso lo United States Patent and Trademark Office. E 18 mesi dopo, la domanda verrà pubblicata. Le persone possono andare su Google Patents o su diverse fonti e leggere la domanda di brevetto. E poi c'è una fase ulteriore di ciò che viene chiamato «prosecution», ovvero il processo di esame che può richiedere due o tre anni. Quindi, il brevetto non viene concesso immediatamente e l'esaminatore potrebbe non concederlo. Ci possono essere scambi, revisioni, rifiuti e repliche, e potreste dover ottenere meno di quanto avete chiesto. Potreste dover ridurre le rivendicazioni che state cercando di ottenere, ma si segue il processo e si ottiene un brevetto statunitense concesso. Sì, è vero, il brevetto copre solo la vostra attività negli Stati Uniti.

Unitevi a noi in un altro articolo del blog in cui faremo conoscere ai nostri lettori ulteriori dettagli sui brevetti e sulle acquisizioni che coinvolgono la proprietà intellettuale.

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