Parte 2 de la entrevista con David Wanetick: la importancia de valorar la propiedad intelectual en la fijación del precio de las operaciones de fusiones y adquisiciones

Jeff Schmidt tuvo la oportunidad de entrevistar a David Wanetick sobre la importancia de valorar la propiedad intelectual en la fijación del precio de las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). La valoración de patentes es un tema especialmente complejo, por lo que hemos dividido nuestra entrevista en varias publicaciones.

Jeff

David, a veces, sin duda en los círculos académicos, la gente dice que las citas de patentes son más importantes que las patentes en sí mismas. ¿Qué es una cita de patente y cuál es su importancia en términos de valoración?

David:

Hay que tener una patente para que tenga algún valor. Por tanto, una cita de patente puede ser retrospectiva, puede ser una cita hacia atrás, o puede ser una cita hacia adelante. Supongamos que estoy redactando mi solicitud de patente. Ahora bien, estoy en el proceso de presentar mi solicitud de patente y tengo que divulgar el estado de la técnica anterior. Tengo que divulgar las invenciones similares de las que tengo conocimiento, así que puedo hacer mi investigación y podría decir que hace cinco años se le concedió una patente a Jeff. Y no es exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, pero es similar. Así que voy a divulgarlo. Para mí, eso sería una cita hacia atrás, porque estoy mirando años atrás y encontré su patente, o no tiene por qué ser una patente. Puede ser un artículo académico que se haya escrito.

Así que en mi patente, en la portada de la patente, en las primeras páginas de la patente, citaría su patente porque era retrospectiva y era pertinente para mi invención. Supongamos que unos años más tarde se me concede mi patente y Brian va a publicar una patente en el mismo ámbito. Citaría mi patente si mi patente es pertinente. Ahora bien, para mí, eso sería una cita hacia adelante. Es agradable poder decir que publiqué mi patente el año pasado y que ya he recibido 10 citas hacia adelante. Supongamos que distintas grandes empresas, cuando presentaron sus patentes, citaron mis patentes. ¿Qué me dice eso? ¿Por qué podría ser valioso? Podría ser valioso porque, por lo general, las citas de patentes son positivas.

Así que, por lo general, no dicen que mi patente es mucho mejor y que la de David era mala por esto o aquello; por lo general son positivas. Puedo dirigirme a la comunidad inversora y decir: he recibido 10 citas de empresas muy buenas, empresas muy grandes, así que debe de haber mérito en lo que estoy haciendo. Debe de haber mérito en la tecnología que estoy desarrollando. Podría ser algo real, porque 10 grandes empresas están citando mi trabajo y respetan mi patente en particular, ya que la citan. También podría significar que quizá estén cometiendo una infracción. Puede que ya estén activas en mi ámbito. Y si quiero intentar determinar quién podría estar cometiendo una infracción, debería examinar primero esas 10 empresas. Así que, por lo general, es un acontecimiento halagador cuando una empresa recibe citas hacia adelante.

Sin embargo, no siempre: si las citas proceden de algunos académicos, de algunos estudiantes de doctorado, está bien que se apoyen en mi patente, pero no tienen dinero. No tienen el peso necesario para adquirir una licencia y no están cometiendo infracciones, son solo académicos. No están produciendo nada. Así que eso es menos útil. Puede haber autocitas. Puedo citar mi propia patente. Si publico una patente el año que viene, la patente más reciente puede citar la patente más antigua. Y para la patente más antigua, eso es una cita hacia adelante. Así que esas no siempre son tan prometedoras, aunque en algunos casos, si eres el líder del mercado, es comprensible que cites tu propio trabajo porque eres el mejor del sector.

Jeff

Las patentes se registran ante los gobiernos, ¿correcto?

David

Sí.

Jeff

Así que, si uno tuviera una patente y fuera una empresa domiciliada en Estados Unidos, la registraría ante el órgano legislativo o de gobierno correspondiente en Estados Unidos. Pero eso no significa que su patente vaya a estar protegida en otros mercados geográficos. Supongo que la UE tiene su propio régimen de patentes independiente, y sin duda lugares como China, la India y otros países también lo tendrían.

¿Qué ocurre si una empresa tiene una patente, cree que es valiosa, qué debería hacer en términos de registros para darse la oportunidad de obtener el mayor valor posible de esa patente?

David

Bien, por supuesto que no siempre se obtiene una patente. Se puede presentar una solicitud de patente. Se presenta una solicitud de patente, primero hay que tener la idea, el concepto. Hay que redactar la patente, para lo cual hay que acudir a un abogado de patentes. Es muy, muy técnico y se trata de una especie de lenguaje extraño que se utiliza en inglés para redactar la patente. No es tan sencillo. Y cada palabra importa. Ha habido litigios relacionados con palabras como la palabra «when» (cuando). ¿Significa «when» el primer instante en que tiene lugar una interacción? ¿O significa mientras tenga lugar esa interacción? Cada palabra importa en la patente. Por tanto, hay que trabajar con un abogado para redactar la patente.

Hay que presentar la patente en Estados Unidos. Se presenta ante la United States Patent and Trademark Office. Y 18 meses después, se publicará la solicitud. La gente puede acudir a Google Patents o a distintas fuentes y leer la solicitud de patente. Y luego hay más de lo que se denomina «prosecution», que es el proceso de revisión que puede durar dos o tres años. Así que la patente no se concede inmediatamente y puede que el examinador no la conceda. Puede haber idas y venidas, algunas revisiones, rechazos y réplicas, y puede que tenga que obtener menos de lo que solicitó. Puede que tenga que reducir las reivindicaciones que está buscando, pero pasa por el proceso y obtiene una patente estadounidense concedida. Sí, es cierto, la patente solo cubre su actividad en Estados Unidos.

Acompáñenos en otra entrada del blog en la que daremos a conocer a nuestros lectores más detalles sobre las patentes y las adquisiciones que implican propiedad intelectual.

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