Parte 3 de la entrevista con David Wanetick: la importancia de valorar la propiedad intelectual en la fijación de precios de las operaciones de fusiones y adquisiciones

En esta última entrega, Jeff Schmidt tuvo la oportunidad de entrevistar a David Wanetick sobre la importancia de valorar la propiedad intelectual en la fijación de precios de las operaciones de fusiones y adquisiciones. La valoración de patentes es un tema especialmente complejo, por lo que hemos dividido nuestra entrevista en varios artículos.

Valor mundial frente a coste

David

Presentar patentes fuera de los Estados Unidos también resulta caro. Existen, ya sabe, algunos métodos que se pueden utilizar y que son más prácticos. Hay algo llamado Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el PCT. Así que puede presentar una patente y, por ejemplo, eso le dará la oportunidad de presentar patentes en muchos países europeos. De este modo, puede obtener la patente, conseguir que se conceda y luego dispone de un año para decidir en qué países europeos desea presentarla. Así que puede ganar algo de tiempo, puede obtener ciertas eficiencias. Si recurre al procedimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, ya sabe, en parte vendrá determinado por el presupuesto del que disponga.  En parte vendrá determinado por el mercado. Ya sabe, ¿es mi producto relevante en todos los países del mundo? Probablemente no.

Probablemente haya muchos países en los que no sea relevante. En algunas partes del mundo, las patentes no se hacen valer en absoluto. No veo la lógica de obtener una patente, por ejemplo, en la mayoría de los países africanos, o en algunos de los países más pequeños de Sudamérica, ya sabe, sencillamente no tiene sentido pagar dinero para conseguir un trozo de papel que no se va a hacer cumplir. En caso de infracción, también tiene que analizar dónde es probable que un competidor venga a competir conmigo. Así que, si fabrica automóviles, ya sabe, probablemente sea poco probable que surja una empresa automovilística en Lituania, Liechtenstein o Perú, ya sabe, un mercado muy pequeño. Así que, sencillamente, es poco probable que alguien produzca algo que compita conmigo en determinados mercados. Por lo tanto, preservaré mi presupuesto y no invertiré en patentes en esos países.

Solicitar patentes

Jeff

El hecho de haber solicitado una patente, digamos, en la UE, pero que aún no se haya concedido, que esté en trámite. ¿Le proporciona eso algún tipo de protección?

David

No conozco todas las normas de la UE, pero en los Estados Unidos funciona así: puede conceder licencias o vender cualquier cosa. Puede vender incluso una solicitud de patente provisional. Así que una solicitud de patente provisional puede ser simplemente un marcador de posición. De modo que, si hoy tiene una idea y no cree que nadie más haya tenido esta idea ni publicado ninguna patente similar, puede, ya sabe, teóricamente, limitarse a escribir algunas notas en un trozo de papel y enviarlo a la oficina de patentes. Y eso será una solicitud de patente provisional. Dispone de un año para presentar una solicitud de patente no provisional, y esa es la que se examina. Así que puede vender incluso esa solicitud provisional inicial, por la cual, ya sabe, quizá nadie pague, pero podría venderla. Podría vender o conceder una licencia sobre una solicitud de patente no provisional, una solicitud publicada.

Así pues, si hace varios años yo estaba pasando por el proceso de examen de la patente y, a los 18 meses de iniciarlo, se publicó mi solicitud de patente. Si alguien empezara a cometer una infracción, entonces podría reclamar daños y perjuicios desde el momento en que se publicó la patente, aunque no se hubiera concedido, simplemente se había publicado, pero no se había, no se había otorgado. Podría percibir daños y perjuicios desde la publicación si la solicitud finalmente se concede, y si las reivindicaciones son sustancialmente idénticas entre la solicitud publicada y la patente concedida. Y si el infractor fue advertido de que, o tenía conocimiento de mi solicitud, entonces podría empezar a percibir daños y perjuicios desde el inicio del período en que se publicó la solicitud de patente. Y eso es importante, porque supone más dinero por el mayor tiempo durante el cual se estuvo produciendo la infracción. Y también podría devengar intereses además de los daños y perjuicios razonables en concepto de regalías, y los daños y perjuicios por intereses podrían ser significativos, ya que, a medida que suben los tipos de interés, los intereses anteriores a la sentencia los fija el juez. Puede ser arbitrario. El juez puede mostrarse muy agresivo con el mecanismo de capitalización y el tipo de interés. Así que eso, eso podría añadir algo más de dinero a mis daños y perjuicios.

Estudio de caso

Tenemos un cliente con el que estamos trabajando actualmente y que posee patentes en los Estados Unidos y solicitudes de patente presentadas en la UE. Operan en el sector del embalaje y cuentan con un concepto o producto innovador y patentable para mejorar la sostenibilidad y reducir los costes de envío en el embalaje de cartón ondulado. Al principio les preocupaba dirigirse a posibles compradores en Europa en lugar de en los Estados Unidos, porque habían presentado la solicitud pero aún no la habían recibido

Examinadores de patentes de Estados Unidos frente a los de la UE

David

Ser examinador es más una profesión en Europa; en los Estados Unidos, muchos de los examinadores utilizan su mandato como examinador de patentes como trampolín para conseguir un puesto en un gran bufete de abogados. El mandato que ejercen en los Estados Unidos es más corto; en Europa, puede ser toda una carrera. Así que hay personas más versadas en la realización de búsquedas de antecedentes. Las búsquedas de antecedentes significan que el trabajo del examinador consiste en asegurarse de que nadie más haya tenido la idea antes, de modo que tienen que hacer muchas búsquedas para cerciorarse de que usted es el primero con la invención.

Hay muchas firmas que pueden contratarse para realizar búsquedas muy sofisticadas, por lo que quizá sea menos probable que los examinadores europeos encuentren antecedentes perjudiciales y, por tanto, la probabilidad de obtener sus patentes europeas puede ser, puede ser muy alta. Así que quizá solo sea cuestión de tiempo que se concedan sus solicitudes de patente. En algunos casos, podría ser una ventaja que haya cierto retraso si empiezan a observar que el mercado está cambiando o que el nuevo elemento de moda en un dispositivo es un poco distinto. En ese momento, todavía podrían modificar un poco las reivindicaciones. Podrían adaptar un poco las reivindicaciones al área de moda.

Valorar patentes

Jeff

Hace cien años, si un cliente posee una cartera de patentes que desea vender, ¿cómo aborda usted la valoración de esas patentes? ¿Cuál es el cálculo que se utiliza, qué investigación se realiza? ¿Cuál es el cálculo utilizado para atribuir un valor a esas patentes?

David

No es algo que pueda responderse en apenas un par de minutos. Imparto un curso que dura dos días y medio, e incluso eso no es suficiente. Podemos enviar informes genéricos a algunos clientes y posibles clientes si lo desean, pero, básicamente, hay que, normalmente se dispone de cierto análisis del sector, así que obtenemos cierto contexto: ¿qué se supone que debe hacer esta patente en el sector, cuáles son los motores de crecimiento del sector? ¿Cuáles son los obstáculos para el crecimiento del sector? ¿Cómo van a afectar las regulaciones o la demografía a ese sector? ¿Por qué va a ser necesaria mi invención dentro del sector? ¿Va a generar más demanda?

¿Va a reducir costes? ¿Va a ayudar a las empresas a cumplir la normativa? Ya sabe, ¿cuál es el motivo por el que la gente va a necesitar mis invenciones patentadas? Hay muchas invenciones excelentes que en realidad no tienen ninguna aplicación. Existen muchas formas diferentes de aplicar el método de mercado, por ejemplo. Así que, por supuesto, si tiene conocimiento de otras ventas de patentes similares, de cualquier acuerdo de licencia similar, eso es estupendo. Puede analizar aspectos como las cláusulas de daños liquidados en los acuerdos de confidencialidad, ya sabe, de modo que el importe de los daños liquidados se supone que refleja el valor en riesgo. Están todos los aspectos específicos de las patentes de los que hemos hablado y que mencioné anteriormente. Pero luego, ya sabe, siempre existe el riesgo de que la patente se invalide, simplemente porque su patente se haya concedido; aunque haya pasado por un riguroso proceso de examen, aunque haya sido un proceso de cinco, seis o siete años, no es ninguna garantía de que la patente no vaya a invalidarse.

Jeff

Bueno, David, esta ha sido una entrevista muy amplia y reveladora. Es evidente que posee una enorme experiencia en este ámbito, que reviste una importancia cada vez mayor a medida que la economía mundial se orienta cada vez más hacia la propiedad intelectual. Y, por ello, le damos las gracias hoy por compartir con nosotros algunas de sus reflexiones y su experiencia, y esperamos tener la oportunidad de colaborar con usted y nuestros clientes en el futuro.

David

Bueno, muchas gracias por su interés en mi trabajo sobre patentes y, asimismo, espero con interés colaborar con usted. Gracias por la oportunidad de ser entrevistado.